Uprawniony z prawa ochronnego na znak towarowy może udzielić innej osobie upoważnienia do używania znaku, zawierając z nią umowę licencyjną. Wymaga ona, pod rygorem nieważności, zachowania formy pisemnej.
W razie przejścia prawa ochronnego na znak towarowy umowa licencyjna jest skuteczna wobec następcy prawnego. Praktyka pokazuje, że choć nie ma takiego obowiązku, warto wpisać licencję do rejestru znaków towarowych prowadzonego przez Urząd Patentowy RP.
Różne rodzaje licencji
W zależności od zakresu korzystania ze znaku towarowego licencja może być pełna lub ograniczona. Zasadą jest licencja pełna, tj. jeżeli w umowie licencyjnej nie ograniczono zakresu korzystania ze znaku towarowego, licencjobiorca ma prawo korzystania z niego w takim samym zakresie jak licencjodawca. Jeżeli umowa licencyjna nie zastrzega wyłączności korzystania ze znaku towarowego w określony sposób, udzielenie licencji jednej osobie nie wyklucza możliwości udzielenia jej innym osobom, a także jednoczesnego korzystania ze znaku towarowego przez uprawnionego z prawa ochronnego. Licencja jest wówczas niewyłączna. Z licencją wyłączną mielibyśmy do czynienia, gdyby licencjodawca zobowiązał się do nieudzielania dalszych licencji. Ponadto, licencja wyłączna może przewidywać, że licencjodawca sam zaniecha używania znaku towarowego. Licencjobiorca może udzielić sublicencji na używanie znaku towarowego w zakresie udzielonego mu upoważnienia.
Wymogi formalne
W umowie licencyjnej należy przede wszystkim wskazać znak towarowy, który ma być jej przedmiotem, licencjodawcę oraz licencjobiorcę. Umowa powinna również zawierać upoważnienie licencjobiorcy do używania wskazanego znaku towarowego. Pozostałe postanowienia umowy licencyjnej podlegają zasadzie swobody umów, ograniczonej jednak poprzez właściwość stosunku licencyjnego, ustawę i zasady współżycia społecznego. Są to postanowienia dotyczące na przykład ewentualnych opłat licencyjnych, kontroli działań licencjobiorcy czy też umieszczenia wzmianki o licencji w postaci oznaczenia „lic.”. Dużą rolę odgrywają postanowienia dotyczące obowiązku zachowania wysokiej jakości towarów oznaczonych licencjonowanym znakiem towarowym.
Opłaty licencyjne
Umowa licencyjna może być odpłatna lub nieodpłatna. Prawo do pobierania opłat licencyjnych powstaje wówczas, gdy jest to przewidziane w umowie. Przy umowach licencyjnych spotyka się opłaty ciągłe, ryczałtowe i jednorazowe. W razie wątpliwości uznaje się, że iż opłata ma charakter ciągły. Przy ustalaniu wysokości opłaty licencyjnej bierze się pod uwagę szereg rozmaitych czynników. Należą do nich przykładowo: zasięg terytorialny i czasowy licencji, ewentualna wyłączność licencjobiorcy, możliwość udzielania sublicencji, hipotetyczne korzyści licencjobiorcy, branża w której znak jest stosowany oraz popularność danego znaku na rynku. Z reguły opłatę licencyjną liczy się jako określony procent obrotów netto.
Obowiązek używania znaku towarowego
Nabycie prawa do znaku towarowego wiąże się z obowiązkiem jego używania, bowiem zgodnie z art. 169 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo własności przemysłowej (pwp) prawo ochronne na znak towarowy wygasa między innymi na skutek nieużywania zarejestrowanego znaku towarowego w sposób rzeczywisty dla towarów objętych prawem ochronnym w ciągu nieprzerwanego okresu pięciu lat, po dniu wydania decyzji o udzieleniu prawa ochronnego, chyba że istnieją ważne powody jego nieużywania. Stosownie do art. 169 ust. 4 pkt 3 pwp przez używanie znaku spełniające wymóg obowiązku używania rozumie się również jego używanie przez osobę trzecią za zgodą uprawnionego, czyli na przykład przez licencjobiorcę.
Umieszczanie wzmianki o licencji
Licencjobiorca może wskazać, że korzysta z licencji na używanie znaku towarowego, umieszczając oznaczenie „lic.” w sąsiedztwie znaku. Na żądanie licencjodawcy licencjobiorca jest zobowiązany wskazać, że używa znaku na podstawie licencji poprzez umieszczenie ww. oznaczenia.
Wpis licencji do rejestru znaków towarowych
Nie ma obowiązku zgłoszenia licencji do Urzędu Patentowego RP. Praktyka pokazuje jednak, że warto takiego zgłoszenia dokonać. Wpis umowy licencyjnej do rejestru znaków towarowych na podstawie art. 163 ust. 1 w zw. z art. 76 ust. 6 pwp powoduje, że powstaje domniemanie prawdziwości wpisu i jego skuteczności wobec wszystkich (erga omnes) (zobacz: wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 18 marca 2009 r., I ACa 1350/08). Ponadto, uprawniony z licencji wyłącznej wpisanej do rejestru może na równi z uprawnionym do znaku towarowego dochodzić roszczeń z powodu naruszenia patentu, chyba że umowa licencyjna stanowi inaczej. Do rejestru znaków towarowych może zostać wpisana również sublicencja. Należy pamiętać jednak, że wpis licencji do rejestru nie ma charakteru konstytutywnego.
Naruszenia umowy licencyjnej
Licencjodawca, zgodnie z art. 296 ust. 4 pwp, powołując się na udzielone mu prawo ochronne na znak towarowy, może wystąpić z roszczeniami z tytułu naruszenia prawa do znaku towarowego przeciwko licencjobiorcy, który narusza postanowienia umowy licencyjnej, odnosząc się do okresu i terenu jej obowiązywania, postaci znaku będącego przedmiotem licencji, a także wskazania towarów, dla których znak może być używany, oraz ich jakości. Przepis ten stosuje się odpowiednio do sublicencji.
Ustanie stosunku licencyjnego
Moment ustania stosunku licencyjnego zależy, co do zasady, od woli stron. Jeżeli w umowie nie zawarto odpowiednich postanowień co do okresu obowiązywania licencji, uznaje się ją za zawartą na czas nieokreślony. Wówczas stosowany będzie art. 3651 kodeksu cywilnego, zgodnie z którym zobowiązanie bezterminowe o charakterze ciągłym wygasa po wypowiedzeniu przez dłużnika lub wierzyciela z zachowaniem terminów umownych, ustawowych lub zwyczajowych, a w razie braku takich terminów niezwłocznie po wypowiedzeniu. Należy jednak mieć na uwadze, że jeśli wypowiedzenie licencji zostanie uznane za nieuzasadnione, może to oznaczać dla wypowiadającego obowiązek naprawienia powstałej szkody. Bierze się tutaj pod uwagę ustalone zwyczaje i zasady współżycia społecznego. Licencja wygasa najpóźniej z chwilą wygaśnięcia prawa ochronnego na znak towarowy (art. 163 ust. 1 w zw. z art. 76 ust. 3 pwp).