Aby znak towarowy został zarejestrowany, musi posiadać zdolność do odróżniania towarów lub usług. Zanim Urząd Patentowy udzieli prawa ochronnego na znak towarowy, bada najpierw, czy określone oznaczenie nadaje się w ogóle do tego, by pełnić funkcję znaku towarowego, a także, czy nadaje się do odróżniania na rynku konkretnych towarów lub usług.
Zdolność odróżniająca jest ujmowana jako zdatność oznaczenia do odróżniania towarów lub usług jednego przedsiębiorcy od towarów lub usług innych przedsiębiorców. Powszechnie przyjmuje się, że zdolność odróżniająca znaku wyraża się w tym, że ma on cechy, które – choćby w stopniu dostatecznym – mogły utkwić w świadomości i pamięci odbiorców. Znak towarowy, pozostając w fizycznym lub jedynie pojęciowym związku z konkretnym egzemplarzem towaru, przekazuje nabywcom informację, że wszystkie towary tak oznaczone pochodzą z jednego i tego samego źródła podporządkowanego przedsiębiorcy, który jest uprawniony do używania znaku towarowego. Brak zdolności odróżniającej znaku towarowego uznaje się za bezwzględną przeszkodę rejestracji, jednakże znaki pozbawione tej zdolności mogą ją nabyć w rezultacie używania. Zdolność odróżniania może być zdolnością pierwotną, wynikającą z natury oznaczenia, względnie zdolnością wtórną, nabytą poprzez używanie danego oznaczenia jako znaku towarowego w obrocie gospodarczym. Oznaczenie uzyskuje tzw. wtórną zdolność odróżniania, jeżeli znak pozbawiony pierwotnie takiej zdolności, stał się w wyniku używania nośnikiem informacji o pochodzeniu towaru (zob. wyrok z dnia 4 grudnia 2002 r. Sądu Najwyższego w sprawie 100 PANORAMICZNYCH, III RN 218/01).
Stosownie do art. 120 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (Dz.U. z 2003 r., Nr 119, poz. 117), dalej: „pwp”, znakiem towarowym może być każde oznaczenie, które można przedstawić w sposób graficzny, jeżeli oznaczenie takie nadaje się do odróżnienia towarów jednego przedsiębiorstwa od towarów innego przedsiębiorstwa. Znakiem towarowym może być zatem w szczególności wyraz, rysunek, ornament, kompozycja kolorystyczna, forma przestrzenna, w tym forma towaru lub opakowania, a także melodia lub inny sygnał dźwiękowy.
Zgodnie z art. 129 ust. 2 pwp nie udziela się praw ochronnych na oznaczenia, które nie mają dostatecznych znamion odróżniających, np. 1) nie nadają się do odróżniania w obrocie towarów, dla których zostały zgłoszone,
2) składają się wyłącznie z elementów mogących służyć w obrocie do wskazania w szczególności rodzaju towaru, jego pochodzenia, jakości, ilości, wartości, przeznaczenia, sposobu wytwarzania, składu, funkcji lub przydatności,
3) weszły do języka potocznego lub są zwyczajowo używane w uczciwych i utrwalonych praktykach handlowych.
Stosownie do art. 130 pwp, przy ocenie, czy oznaczenie ma dostateczne znamiona odróżniające, należy uwzględnić wszystkie okoliczności związane z oznaczaniem nim towarów w obrocie. Odmowa udzielenia prawa ochronnego nie może nastąpić w szczególności, jeżeli przed datą zgłoszenia znaku towarowego w Urzędzie Patentowym znak ten nabrał, w następstwie jego używania, charakteru odróżniającego w przeciętnych warunkach obrotu. Jest to tak zwana „wtórna zdolność odróżniająca”.
Istotny jest przepis, stosownie do którego, z wnioskiem o unieważnienie prawa ochronnego nie można wystąpić po upływie pięciu lat od udzielenia prawa ochronnego, jeżeli prawo to udzielone zostało z naruszeniem przepisów art. 129 pwp, lecz znak w wyniku używania nabrał charakteru odróżniającego.
Uregulowanie dotyczące możliwości nabycia „wtórnej zdolności odróżniającej” zawiera również Pierwsza Dyrektywa Rady EWG nr 89/104 z dnia 21 grudnia 1988 r. mająca na celu zbliżanie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do znaków towarowych. Stosownie do art. 3 ust. 3 dyrektywy, nie można odmówić rejestracji znaku towarowego, ani stwierdzać jego nieważności, jeżeli przed datą złożenia wniosku o rejestrację i w następstwie jego używania, znak ten uzyskał charakter odróżniający. Każde Państwo Członkowskie może ponadto postanowić, że niniejszy przepis będzie miał także zastosowanie, kiedy charakter odróżniający został uzyskany po dacie złożenia wniosku o rejestrację lub po dacie rejestracji.
Art. 6 quinquies C ust. 1 Konwencji Paryskiej stanowi, że przy ocenie, czy znak może być chroniony, należy uwzględniać wszystkie okoliczności faktyczne, a zwłaszcza okres używania znaku.
Stosownie do art. 15 ust. 1 zd. 3 Porozumienia w sprawie handlowych aspektów praw własności intelektualnej (TRIPS), jeżeli oznaczenia, ze swej natury, nie umożliwiają odróżnienia danych towarów lub usług, członkowie mogą uzależnić zdolność rejestrową od nabycia cech wyróżniających poprzez używanie.
Z art. 7 ust. 3 Rozporządzenia Rady (WE) nr 207/2009 z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie wspólnotowego znaku towarowego wynika, że znak może zostać zarejestrowany, jeżeli w astępstwie używania uzyskał charakter odróżniający w odniesieniu do towarów lub usług, dla których występuje się o rejestrację.
Podstawową przesłanką udzielenia praw ochronnych jest zdolność odróżniająca danego oznaczenia. W doktrynie rozróżnia się tzw. abstrakcyjną zdolność odróżniania i konkretną zdolność odróżniania. Znak towarowy charakteryzuje się abstrakcyjną zdolnością odróżniania, gdy oznaczenie oceniane abstrakcyjnie (w oderwaniu od konkretnych towarów lub usług) nadaje się do odróżniania towarów jednego przedsiębiorstwa od towarów innego przedsiębiorstwa. Znak towarowy ma natomiast konkretną zdolność odróżniania, gdy nadaje się do odróżniania towarów lub usług zawartych w zgłoszeniu do Urzędu Patentowego od towarów lub usług innego przedsiębiorstwa. Zdolność odróżniania może być przy tym zdolnością pierwotną, wynikającą z natury oznaczenia lub zdolnością wtórną, nabytą poprzez używanie danego oznaczenia jako znaku towarowego w obrocie gospodarczym. Oznaczenie uzyskuje wtórną zdolność odróżniania, jeżeli znak pozbawiony pierwotnie takiej zdolności stał się w wyniku używania nośnikiem informacji o pochodzeniu towaru (zob. wyrok z dnia 15 lutego 2007 r. Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie w sprawie PODLASKI, VI SA/Wa 2112/06).
Dla uzyskania wtórnej zdolności odróżniającej, oznakowany towar musi być wprowadzony na rynek i dostępny dla kupujących (tzw. rzeczywiste używanie znaku). Przy ustalaniu zdolności odróżniającej znaku, w związku z którym wnosi się o rejestrację, mogą być brane również pod uwagę czynniki takie jak: udział w rynku, intensywność, zasięg geograficzny i długotrwałość używania znaku, kwota zainwestowana przez przedsiębiorstwo w promocję znaku, procent osób danej kategorii, które ze względu na znak, identyfikują towary jako pochodzące z konkretnego przedsiębiorstwa, a także oświadczenia stosownych izb handlowych i przemysłowych oraz innych stowarzyszeń handlowych i zawodowych (zob. wyrok z dnia 18 listopada 2008 r. Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie w sprawie „LA ESPAŇOLA”, VI SA/Wa 1620/08; wyrok z dnia 4 maja 1999 r. Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie CHIEMSEE, C-108/97 i C-109/97).
W ocenie Naczelnego sądu Administracyjnego samo wieloletnie używanie określonego znaku przez przedsiębiorcę nie wystarczy jednak, by znak nabył wtórną zdolność odróżniającą. Znak nie może bowiem nabyć wtórnej zdolności odróżniającej, jeśli nie jest identyfikowany z towarami pochodzącymi z określonego przedsiębiorstwa. Taka identyfikacja nie jest z reguły możliwa, jeśli znak używany jest także przez innych producentów. Zatem, rozstrzygające znaczenie ma kwestia, czy oznaczenie było używane w taki sposób, że znak mógł identyfikować towary, dla których został zgłoszony (zob. wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 8 listopada 2002 r. w sprawie „PODLASKI”, II SA 76/02).
W zgłoszeniu znaku towarowego należy określić znak towarowy oraz wskazać towary lub usługi, dla których znak ten jest przeznaczony (art. 138 pwp). Monopol wynikający z ochrony znaku towarowego ogranicza się bowiem wyłącznie do towarów i usług objętych rejestracją. W orzeczeniu z dnia 8 czerwca 2005 r. dotyczącym oznaczenia „SUPERMARKET” Naczelny Sąd Administracyjny stwierdził, że abstrakcyjna zdolność odróżniająca, czyli zdolność do nadawania się określonego oznaczenia do odróżniania towarów i usług jednego przedsiębiorstwa od towarów i usług tego samego rodzaju innych przedsiębiorstw jest wynikiem oceny tego oznaczenia w oderwaniu od konkretnych towarów i usług. Wymaga ustalenia, czy oznaczenie „jako takie” może spełniać funkcje przypisane znakowi towarowemu – nadawać się do skojarzenia jakiegokolwiek towaru z jakimkolwiek przedsiębiorcą. Może być więc przez przeciętnego odbiorcę dostrzeżone i zapamiętane jako informacja wskazująca na pochodzenie towaru od konkretnego przedsiębiorcy. Aby oznaczenie w ten właśnie sposób zwracało uwagę kupującego, musi być przede wszystkim dostatecznie postrzegalne zmysłowo, zwłaszcza zaś powinno być widzialne. Musi też w związku z tym wykazywać pewną odrębność w stosunku do towaru tak, aby nie mogło być traktowane wyłącznie jako właściwość samego towaru. Za warunek nadawania się oznaczenia do kojarzenia towaru z konkretnym przedsiębiorcą należy uznać również jego jednolitość i konkretność. Oznaczenie musi zatem występować w jednej i tej samej, stałej postaci, takiej która pozwala na jego łatwe i szybkie zapamiętanie.
Dowodami na nabycie wtórnej zdolności odróżniającej mogą być np.: badanie opinii publicznej, czy dane słowo kojarzy się z towarami i usługami, do oznaczania których jest on przeznaczony, pochodzącymi od skarżącego; dowody handlowe (np. faktury), wszelkie sposoby reklamowania, długość używania znaku na dzień składania podania, intensywność używania znaku, zasięg terytorialny rozpoznawania znaku (zob. wyrok z dnia 25 września 2008 r., Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie w sprawie „TELEPIZZERIA”, VI SA/Wa 1144/08).
Dowody te muszą pochodzić z okresu sprzed daty zgłoszenia. W praktyce wspólnotowej dla wykazania wtórnej zdolności odróżniającej dopuszcza się również dowody pochodzące z okresu po dacie zgłoszenia, jeśli wynika z nich, że wtórna zdolność odróżniająca istniała już w tej dacie (wyrok z dnia 14 kwietnia 2010 r. Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie w sprawie „DĘBOWA MOCNO WĘDZONA”, VI SA/Wa 274/10, orzeczenie nieprawomocne).
Obowiązek wykazania, że zgłoszone oznaczenie nabyło wtórną zdolność odróżniającą ciąży na zgłaszającym. Jednak, uważa się, że w sprawach, w których na stronie spoczywa ciężar wskazania konkretnych faktów i zdarzeń, z których wywodzi ona dla siebie określone skutki prawne, a twierdzenia strony w tym zakresie są ogólnikowe i lakoniczne, obowiązkiem organu prowadzącego postępowanie jest wezwanie strony do uzupełnienia i sprecyzowania tych twierdzeń. Dopiero, gdy strona nie wskaże takich konkretnych okoliczności, można z tego wywieść negatywne dla niej wnioski (wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 19 września 1988 r., II SA 1947/87).